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Nome a dominio con marchio altrui: divieto?

Il nome a dominio o domain name può contenere un marchio altrui? E se sì, a quali condizioni?

Ci si può interrogare al riguardo ad esempio se si intenda aprire un sito avente ad oggetto assistenza o commercializzazione di prodotti di un determinato marchio altrui registrato (X vuole aprire dominio “assistenzaY.com”, contenente il marchio registrato di Y) o, viceversa, se si è titolari di un marchio registrato e si scopre in internet una ditta che utilizza tale marchio nel proprio nome a dominio (Y vuole inibire a X l’utilizzo del dominio “assistenzaY.com”).

In relazione ad entrambi i casi, occorre verificare divieti e limitazioni all’utilizzo del marchio altrui nel nome a dominio.

Il nome a dominio o domain name è l’indirizzo IP di un sito espresso in formato alfabetico (attraverso il DNS o Domain Name Server è possibile risalire dal domain name all’IP e dall’IP al domain name stesso). Il domain name però, oltre ad essere un indirizzo telematico, costituisce anche un segno distintivo ed ha assunto un valore commerciale pari a quello del marchio, dato il numero crescente di aziende che operano in internet.

In linea generale, vige il divieto di riprodurre il marchio altrui se, a causa dell’identità o dell’affinità dell’attività d’impresa, oppure a motivo della notorietà del marchio, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, con conseguente sfruttamento dell’altrui notorietà a proprio vantaggio.

Occorre però approfondire l’argomento, poiché l’aggiudicazione del nome a dominio è basata unicamente sulla priorità della registrazione e non comporta un controllo di liceità da parte del Registro rispetto alla tutela del marchio.

Ricade pertanto unicamente sul registrante l’onere di valutare se il nome a dominio da lui prescelto, oltre ad essere disponibile, non vada a violare alcuna norma, né possa ingenerare confusione negli utenti mediante il richiamo ad un marchio noto o al marchio di un’attività affine.

Partiamo dall’aspetto che merita prioritaria attenzione: la contraffazione è sanzionata penalmente dagli articoli 474 c.p. e 517 ter c.p.. L’art. 517 è volto a punire la fabbricazione ed il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, cioè chiunque potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in violazione dello stesso, ovvero pone in vendita con offerta diretta al consumatore questi beni. E’ pertanto evidente come, anche in internet, non si possa commercializzare alcunché usurpando un altrui diritto di proprietà industriale. Ciò accadrebbe, ad esempio, se un imprenditore pretendesse di commercializzare prodotti simili a quelli X ma non originali, sfruttando a tal fine il marchio X.

Ma sussistono ulteriori limitazioni in campo civilistico rispetto all’uso del marchio, che assoggettano il responsabile di eventuali violazioni a possibili azioni risarcitorie.

Vediamone i dettagli.

In linea di principio, il titolare del marchio registrato vanta un diritto praticamente assoluto ed esclusivo sul marchio stesso, in virtù dell’art. 20 del codice della proprietà industriale. Questa norma, infatti, prevede che il titolare del marchio registrato abbia facoltà di farne uso esclusivo ed abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l’utilizzo:

1) di un marchio identico per prodotti identici;

2) di un marchio simile per per prodotti affini se può creare confusione per il pubblico;

3) di un marchio identico o simile per prodotti anche diversi a patto che:

a) l’uso del segno avvenga senza giusto motivo;

b) l’uso del segno consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio al titolare.

Esistono dei limiti o confini al principio di cui sopra, stabiliti dall’art. 21 del codice della proprietà industriale. In particolare, i diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del marchio d’impresa se tale uso si renda necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, come accessori o pezzi di ricambio, purché l’uso stesso sia conforme ai principi della correttezza professionale. L’uso deve essere tale da non ingenerare confusione o indurre in inganno il pubblico circa la natura, qualità o provenienza di prodotti o servizi e non deve ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

E veniamo alla norma che si occupa espressamente della tutela del marchio nei nomi a dominio, ovvero il successivo art. 22 del codice della proprietà industriale. Tale norma vieta di usare anche nel nome a dominio di un sito il marchio altrui o un segno simile se, a causa dell’identità o dell’affinità tra le attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. Il divieto si estende, nel caso del marchio rinomato, anche se le attività esercitate non sono affini. La ragione consiste sicuramente nella maggiore confusione ingenerata da un marchio noto.

Punto di riferimento della questione sono senza dubbio i canoni di correttezza posti dall’art. 2598 c.c. sulla concorrenza sleale, che tra l’altro definisce come “Atto di concorrenza sleale” l’uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con l’attività di un concorrente.

Per sintetizzare, si può dire che la legittimità dell’uso del marchio altrui è subordinata a due condizioni essenziali:

1) l’uso del marchio altrui deve corrispondere ad una semplice funzione descrittiva del servizio o prodotto offerto e non ad una funzione distintiva;

2) l’utilizzo del marchio deve avvenire nel rispetto della correttezza professionale, senza che possa ingenerarsi confusione nel mercato o inganno verso il pubblico circa la natura e la provenienza del bene o del servizio offerto.

I comportamenti che risultino violativi di questi principi sono certamente violativi dell’art. 20 del codice della proprietà industriale – dell’art. 22 del codice della proprietà industriale nel caso della registrazione a dominio – ed al contempo costituiscono atto illecito per concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 c.c..

Per verificare la legittimità del nome a dominio prescelto, occorrerà esaminare due punti:

1) che l’uso del marchio corrisponda ad una funzione meramente descrittiva (e non distintiva); ad esempio, “www.assistenzaprodottiX.com” risulta maggiormente descrittivo rispetto a “www.assistenzaX.com”, perché nel primo caso il marchio X è collegato solo ai prodotti, mentre nel secondo è collegato direttamente a chi eroga l’assistenza;

2) che l’uso del marchio non ingeneri confusione nel pubblico; ad esempio, “www.assistenzaYprodottiX.com” rende chiaro che l’assistenza è di Y ed ha per oggetto i prodotti marchiati X.

Chiarificatrice al riguardo è la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 5957 del 2012, sull’uso del marchio di titolarità altrui, sentenza che ha ad oggetto l’importazione di cartucce per stampanti non originali Epson, riportanti il marchio Epson oltre al marchio Ambitech dell’importatore.

La tesi della difesa era che il marchio Epson comparisse sulle confezioni solo allo scopo di indicare le stampanti compatibili con il prodotto e che pertanto non ci fosse alcuna violazione del diritto di marchio altrui, in particolare nessuna violazione degli artt. 474 o 517 ter c.p. in quanto la modalità di utilizzo rientrava nelle limitazioni all’uso del marchio di cui all’art. 21 del Codice della Proprietà Industriale. La Cassazione, tuttavia, affermando un principio di portata generale estremamente importante, ha posto in rilievo come non sia sufficiente ad escludere la ravvisabilità del reato la presenza sui ricambi commercializzati di più marchi che dovrebbero indicare il carattere non originale dei prodotti, ma che occorre verificare, di volta in volta in concreto, se le modalità di apposizione sulla confezione, la grandezza del marchio originario dell’importatore e di quello che si assume apposto solo fine descrittivo, siano effettivamente tali da impedire la lesione del valore della pubblica fede sotto il profilo dell’affidamento dei marchi e, quindi, tali da impedire la possibilità di ingenerare sul mercato una confusione circa la provenienza e l’autenticità del prodotto, a scapito del pubblico dei consumatori. A parere della Suprema Corte, nel caso riportato, andava valutato se fosse preponderante, rispetto all’attenzione del consumatore e del potenziale acquirente, il marchio originario dell’importatore ovvero, invece, il marchio Epson di altrui titolarità (la Corte rinviava al giudice di prime cure il provvedimento impugnato, previo suo annullamento per un nuovo esame sul carattere meramente descrittivo ovvero distintivo del marchio altrui, secondo l’art. 21 del codice della proprietà industriale).

Detto ciò, nella scelta del domain name con marchio altrui occorrerà verificare se il marchio sia compatibile con una funzione meramente descrittiva, volta ad individuare le caratteristiche specifiche del servizio offerto, o sia invece idoneo ad ingenerare confusione nel pubblico.

Ed infine c’é un ultimo punto che merita attenzione: quello della “concorrenza sleale configurabile all’interno di sistema di distribuzione selettiva”.

Come stabilito dal Tribunale Palermo con ordinanza del 01.03.2013, configura atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c., la condotta tenuta dal venditore consistente nel continuare a commercializzare prodotti di una certa marca anche dopo che il produttore ha reso nota l’esistenza di un sistema di distribuzione selettiva. Ciò in quanto la continuata commercializzazione dei prodotti rischia di vanificare gli investimenti fatti dal produttore sia per promuovere i prodotti ed il marchio sia per assicurarsi il consolidamento dell’immagine e la fidelizzazione dei consumatori. Quindi, concludendo, occorrerà verificare:

  • che il nome a dominio contenga il marchio altrui a mero scopo descrittivo e non distintivo;
  • che l’utilizzo del marchio non ingeneri confusione nel mercato o inganno verso il pubblico circa natura / provenienza dei beni o servizi;
  • l’assenza di un eventuale sistema di distribuzione selettiva posto in essere e reso noto dal titolare del marchio.

Per essere certi di agire nel pieno rispetto delle leggi vigenti, si raccomanda di consultare un legale in merito alla scelta del nome di dominio che includa il marchio altrui.